捷成案例丨“陈麻花”宣告无效，“捷成麻花”行不行？

2023-03-27 11:25:35

历时四年，“陈麻花”无效宣告案尘埃落定。最高人民法院于2021年12月17日作出再审判决认定“陈麻花”商标使用在麻花商品上缺乏显著特征，在麻花以外的其他商品上使用则带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点产生误认。国家知识产权局依据最高人民法院的再审判决，重审并裁定第13488202号“陈麻花”商标予以无效宣告。

2023年1月17日，由最高人民法院与中央广播电视总台共同主办的“新时代推动法治进程2022年度十大案件”评选结果揭晓，“陈麻花”商标无效行政案入选十大案件。

我们今天来聊一聊这个案件，其中主要涉及商标法的第十条和第十一条，也就是我们常说的绝对条款。而这两个条款正越来越成为商标注册申请被驳回的重灾区。

《商标法》相关规定：

第十条　

下列标志不得作为商标使用：…… （七）带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的；……

第十一条　

下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）其他缺乏显著特征的。

基本背景介绍

陈麻花”商标（本文均特指第13488202号商标）无效宣告案双方当事人一方为商标注册人重庆市磁器口陈麻花食品有限公司（以下简称陈麻花公司），另一方为五家公司或自然人（以下统称五商家）。

该案历经无效宣告申请行政阶段、行政诉讼一审、二审和再审，简单列了个表格：

大概说明一下

五商家分别于2017年12月4日、2018年1月31日对“陈麻花”商标提出无效宣告请求，后商标评审委员会予以合并审理。最终认定“陈麻花”已成为一种麻花商品的通用名称，属于《商标法》第十一条第一款第（一）项所禁止之情形。且“陈麻花”使用在除麻花以外的商品上易使消费者对商品产生误认，违反了《商标法》第十条第一款（七）项之规定。最终裁定“陈麻花”商标予以无效宣告。

陈麻花公司不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼（一审）。北知院经审理认为商评委的认定正确，驳回了陈麻花公司的诉讼请求。

陈麻花公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉（二审）。北高院经审理认为五商家提交的证据不足以证明“陈麻花”在商标注册时成为通用名称，未违反《商标法》第十一条第一款第一项的规定。但仍认为违反了商标法第十条第一款第七项的规定。判决国家知识产权局重新作出裁定。

（插播：由于二审终审制，二审判决作出即生效。因此，国知局随后依据二审判决重新作出【商评字[2019]第0000042763号重审第0000003985号】裁定，裁定“陈麻花”商标在麻花商品上予以维持。）

五商家不服二审判决，向最高人民法院申请再审，最高院裁定提审。最高院经审理认定，虽然“陈麻花”尚不足以构成麻花类商品的通用名称，但无法发挥商标应有的识别功能，构成商标法第十一条第一款第三项其他缺乏显著特征的标志，不得作为商标注册。转换适用了商标法第十一条第一款第三项。并且仍然认为违反了商标法第十条第一款第七项。判决：一、撤销北京市高级人民法院（2019）京行终9347号行政判决；二、维持北京知识产权法院（2019）京73行初3833号行政判决。

最高院再审判决撤销了二审判决，维持了一审判决，而一审判决支持了原商标评审委员会的裁定。也就是说，绕了一大圈之后，又回到了商评委最初的裁定结果。但关于商标显著性问题的具体适用条款是有变化的，从商标法第十一条第一款第一项转换为第十一条第一款第三项。

（再插播，国知局依据最高院的再审判决，再次作出【商评字[2019]第0000042763号重审第0000003985号重审第0000004179号】裁定书，确认原基于二审判决作出的重审裁定书当然无效，并裁定“陈麻花”商标予以无效宣告。大结局。）

关于穷尽救济程序

大家可以很清晰地看到五商家为了消灭“陈麻花”商标以及陈麻花公司为了维持“陈麻花”商标，双方一路从国知局一直打到了最高院，用尽了救济程序。

可以想象一下，若陈麻花公司在商评委的裁定出来后没有提行政诉讼，那无效宣告裁定就直接生效了，商标直接无效。若陈麻花公司在一审判决出来后没有继续上诉，原无效宣告裁定也会生效，商标直接无效。正是其在二审中的诉讼请求获得了部分支持，就使得国知局曾重新作出裁定，予以“陈麻花”商标在麻花商品上维持注册。若此时五商家没有再继续申请再审，则“陈麻花”商标还得以在最重要的麻花商品上继续有效注册。而正是五商家的再审申请，最高院提审后最终判决撤销了二审判决，五商家获得了最终的胜利。

因此，商标申请人在各类商标授权确权案件中，对于重要性特别强的商标，可以用尽救济程序去进行争取。毕竟争取就还有希望，不争取就肯定无法获得。

各程序不同的认定

同时，我们也可以看到，在不同的程序中，不同的审查员以及法官对于同一个问题有可能作出不同的事实认定，并导致不同的案件结果。

因此，经常会有申请人对于商标驳回决定或异议决定、无效宣告裁定等不服，持与审查员不同的意见，甚至因此质疑是否代理机构不够专业或未尽到代理义务。事实上诸如商标是否构成近似的问题，虽然有《审查审理指南》等客观的标准，但在实际的审查认定中必定存在一定的主观裁量，不同的人完全可能得出完全相反的判定。

而这又可以回到上一个穷尽救济程序的问题，申请人对于商标授权确权案件结果不服的，可以在法定期限内寻求下一步的救济，有可能在下一个程序中又可以得到预期的结果。

◆关于商标名称中带有商品通用名称的问题，不止缺显，还有欺骗性误认

很多申请人都喜欢在商标名称中带有商品通用名称。

虽然现在不少申请人也会注意到缺显的问题，商标整体还会包含其他具有显著性的文字，在整体上并不会缺显，但还存在一个“欺骗性”的问题。就比如“陈麻花”商标，我们假设“陈麻花”整体不是通用的商品名称，那使用在麻花商品上可能因为“陈”字而具有显著性，可以区分商品是来源于“陈”的麻花而不是“梁”的麻花。

但大家注意到从商评委到最高院，每一个程序都认定“陈麻花”使用在麻花以外的其他商品上“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认”。因为很有可能消费者看着“陈麻花”的商标以为你卖的就是麻花，只不过是来源于“陈”的麻花，结果麻花没买着却买了你一个月饼，你说气不气？

而目前实践中，就存在了很多因“欺骗性误认”而导致商标被驳回的情况，并且这种情况下驳回复审的成功率也低，甚至后续的司法救济程序中成功的机率也较低。很多申请人可能会认为，明明我的商标中除了商品名称外还含有显著性很强的其他文字等要素，怎么商标还会被驳回。往往就是没有注意到“欺骗性误认”的问题。

因此，对于商品名称，在商标名称中不带其实也并不影响在实际使用的时候可以把商品名称放在注册商标后面共同使用，而带了反而很可能增加了商标注册申请被驳回的风险。

当然，商标是否缺显或是否具有欺骗性，还要看指定使用的商品。例如大家都非常熟悉的例子，“苹果”要是注册在水果上肯定不行，但注册在手机上完全没问题。“陈麻花”也一样，注册在麻花上会缺显，注册在月饼上会具有欺骗性，但如果注册在手机上也完全没问题。商标注册申请的时候商标名称与商品是否易导致欺骗性误认要予以综合考量。

“捷成麻花”可以吗？

岔个话题。

“陈麻花”商标最终被无效宣告了，请各位看官想象一下，在不考虑商标近似问题的情况下，如果我们捷成公司想申请注册一个“捷成麻花”商标是否可以？

假设在麻花商品上申请注册“捷成麻花”商标，虽然商标名称中带了商品通用名称“麻花”，但是“捷成麻花”整体不属于规范的商品通用名称或约定俗成的产品通称，“捷成”具有显著性，可以区分商品来源，当能注册；

假设在月饼商品上申请注册“捷成麻花”商标，那就又很可能出现你想买我们的麻花结果买到我们的月饼的情况了，容易导致公众对商品的内容、质量等特点产生误认，虽然“捷成”仍然具有很强的显著性，但因为“麻花”的缘故非常可能因“具有欺骗性”而被驳回；

假设在商标代理服务上申请注册“捷成麻花”商标，那就没问题了，商标有显著性，消费者寻求商标代理服务时也肯定不会误以为是来吃麻花的，不具有欺骗性。

事实上，你猜得没错，“陈麻花”就在知识产权咨询等服务上成功注册了。也不会存在任何缺显或欺骗性的问题。

当然，还有一个很重要的问题，我们捷成作为专业的商标代理机构，是无法在4506类似群之外的商品和服务上注册商标的，否则将违反《商标法》第十九条第四款“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”的规定。

因此，作为商标代理机构的我们，不管是想在麻花上注册商标还是想在月饼上注册商标，事实上都无须考虑缺显或欺骗性误认问题那一步，直接在申请主体上就进行了限制。所以一顿分析后，最终发现我们还是只能在代理服务上注册“捷成麻花”商标。

另一件“陈麻花”无效宣告案

在中国商标网公开的评审裁定文书中，还可以看到另一件由自然人陈某对“陈麻花”商标提出无效宣告请求的案件。而这件案件中陈某并未援引《商标法》第十条、第十一条的绝对理由，而是以与其在先申请注册的引证商标近似等相对理由提出无效宣告申请。最终国知局认定双方商标构成近似，对“陈麻花”商标在部分类似商品上的注册予以宣告无效，而在不相类似的商品上则予以维持。该案经历行政诉讼一审、二审，均维持了国知局的裁定。