这是一件看起来平平无奇,但也可谓是一波三折的商标注册申请,前后历时三年,商标终获初步审定。同时,这也是一个非常典型的申请人与商标代理机构密切配合,最终成功的案例。
背景说明
申请人卓艺公司是一家陶瓷制品公司,早年主做外贸,未及时在国内布局注册中文商标。后卓艺公司决定开发国内市场并考虑注册中文品牌商标,由于公司字号即为卓艺,还是决定采用该中文商标。
2019年10月,卓艺公司与我司正式讨论沟通“卓艺”商标注册事宜。在此过程中,我司经注册前查询发现有在先注册的近似商标,且已有多件他人申请的同名商标被驳回。我司将注册风险告知卓艺公司,商标注册被驳回的风险非常高。卓艺公司经综合考虑后仍决定推进“卓艺”商标注册。
分析定策经查询分析,在先注册的“卓艺竹木”商标与拟申请的“卓艺”商标近似度高(竹木二字商标显著性弱),是主要的在先权利障碍。同时我们查询到“卓艺竹木”商标的注册人已于2018年被吊销,该商标很可能是无人管理的僵尸商标。遂建议卓艺公司对该商标提出撤三申请,同时在提交“卓艺”商标申请时请求暂缓审查,并做好驳回复审及至后续行政诉讼的准备。
在上述方案执行过程中,“卓艺”商标意外被引证了另一件“荷塘卓艺”商标予以驳回。经我们查询,“荷塘卓艺”商标在与“卓艺”商标指定商品冲突的商品上实际使用的可能性小。在沟通购买转让未果的情况下,后续精准针对“荷塘卓艺”商标在部分商品上的注册提出撤三申请。同时补位申请一件新的“卓艺”商标,并做好驳回复审以及后续行政诉讼的准备。
总之,综合运用撤三申请、补位申请、驳回复审、行政诉讼等多种程序手段,多管齐下,在消除在先权利障碍的同时保留商标的在先申请日期。
争取过程
2019年11月,正式启动“卓艺”商标注册申请事项
2019年11月,对“卓艺竹木”商标提出撤三申请
2019年11月,申请“卓艺JOYYE”商标(“卓艺”1号商标),并请求暂缓审查
2020年8月,“卓艺竹木”商标被撤销,不再成为在先权利障碍
2020年12月,商标局引用“荷塘卓艺”商标驳回“卓艺”1号商标
2020年12月, 对“卓艺”1号商标申请驳回复审,同步联系“荷塘卓艺”商标持有人商谈购买转让事宜,未果
2021年2月, 精准对“荷塘卓艺”商标部分商品提出撤三申请,避开了对方可能提供证据或较敏感的的金属制品群组(经调查该注册人关联公司系一家金属厨具厂,工厂已注销,无陶瓷产品生产)
2021年2月, 补充申请一件新的“卓艺+JOYYE”商标(“卓艺”2号商标),继续请求暂缓审查
2021年4月, “卓艺”1号商标驳回复审决定作出,商评委仍认定其与“荷塘卓艺”商标构成近似,决定驳回
2021年6月, 对“卓艺”1号商标驳回复审案提起行政诉讼(拖延时间,我们分析认为“荷塘卓艺”商标被撤销可能性极大)
2021年8月,“荷塘卓艺”商标撤三决定作出,予以撤销(通常情况下到这里就接近尾声了,“卓艺”1号商标驳回复审行政诉讼可能直接胜诉)
2021年9月,发现“荷塘卓艺”商标申请了撤销复审(意外的变数,对方申请复审导致原方案无法顺利实施完结)
2021年11月,“卓艺”1号商标驳回复审行政诉讼一审败诉(此时“荷塘卓艺”商标仍属有效注册商标)
2021年11月,对“卓艺”1号商标驳回复审案行政一审判决不服,提起上诉
2022年1月,“荷塘卓艺”商标撤销复审答辩通知发文(经质证对方未提交商标使用证据,撤销的可能性极大)
2022年2月,“卓艺”2号商标被引证“荷塘卓艺”商标驳回(商标局接受了暂缓审查申请,等了一年才审理,但此时“荷塘卓艺”商标仍属有效注册商标)
2022年3月,对“卓艺”2号商标申请驳回复审,并请求暂缓审理等待“荷塘卓艺”商标撤销复审结果。同时做好继续提起行政诉讼的准备
2022年4月,“卓艺”1号商标驳回复审案行政二审判决败诉(未拖延到充足时间,此时“荷塘卓艺”商标仍为有效注册商标)
2022年6月,“荷塘卓艺”商标撤销复审裁定作出,裁定予以撤销
2022年12月,“荷塘卓艺”商标撤销公告发布
2022年12月,“卓艺”2号商标驳回复审成功,决定予以初步审定
2022年12月,“卓艺”2号商标初审公告发布
至此,历经三年,“卓艺”商标的争取获得了满意的结果。
说在最后
自助者,天助之。常用汉字的组合是有限的,适合作为商标注册使用的汉字组合更是有限的。而中国商标存量巨大,想要注册一个称心如意的中文商标名称是需要一定的好运气的。但无论如何,必须要去争取才有可能获得。当然,我们也不是完全盲目地去争取,就如同本案中若单纯地只是去不断地申请注册、驳回复审必然无法解决在先近似的问题。需要进行事先的专业分析,理清思路,预估可能发生的审查结果并作好相应的预案。做好我们所能够做的,剩下的,就看那一丝好运气了。
还是回到本案,整体的过程发展与我们的预估还是大致相符的,种种预案应对也可以说都起到了相应的效果,且运气也确实站在了我们这一边。因为就在我们补位申请的“卓艺”2号商标提交申请后不久,就有另一位申请人又申请了一件高度近似的商标。假若“卓艺”2号商标提交申请的时间再晚一些,那我们前面的一切努力就真真是为他人做嫁衣裳了。
总而言之,商标注册申请说起来是一件最容易的事情,任何人都可以向国家知识产权局提交申请,且官费也不高。但有时候商标注册申请又犹如牵牛下井,历经艰辛。我们商标代理机构的价值就在于为商标申请人进行专业、全面的事前分析,制定相应的可行性方案,并告知风险。当我们做了一切该做的,商标是否能最终成功注册,还是那句话:自助者,天助之。
相关法律规定
★《商标法》
第三十条
申请注册的商标,凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告。
第三十一条
两个或者两个以上的商标注册申请人,在同一种商品或者类似商品上,以相同或者近似的商标申请注册的,初步审定并公告申请在先的商标;同一天申请的,初步审定并公告使用在先的商标,驳回其他人的申请,不予公告。
第三十四条
对驳回申请、不予公告的商标,商标局应当书面通知商标注册申请人。商标注册申请人不服的,可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会应当自收到申请之日起九个月内做出决定,并书面通知申请人。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长三个月。当事人对商标评审委员会的决定不服的,可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。
第四十九条第二款
注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长三个月。
第五十四条
对商标局撤销或者不予撤销注册商标的决定,当事人不服的,可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会应当自收到申请之日起九个月内做出决定,并书面通知当事人。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长三个月。当事人对商标评审委员会的决定不服的,可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。
第五十五条
法定期限届满,当事人对商标局做出的撤销注册商标的决定不申请复审或者对商标评审委员会做出的复审决定不向人民法院起诉的,撤销注册商标的决定、复审决定生效。
★《商标实施条例》
第十一条
下列期间不计入商标审查、审理期限:(五)审查、审理过程中,依案件申请人的请求等待在先权利案件审理结果的期间。
★《商标评审规则》
第三十一条
依照商标法第三十五条第四款、第四十五条第三款和实施条例第十一条第(五)项的规定,需要等待在先权利案件审理结果的,商标评审委员会可以决定暂缓审理该商标评审案件。
★《行政诉讼法》
第七十条
行政行为有下列情形之一的,人民法院判决撤销或者部分撤销,并可以判决被告重新作出行政行为:
(一)主要证据不足的;
(二)适用法律、法规错误的;
……
第八十一条
人民法院应当在立案之日起六个月内作出第一审判决。有特殊情况需要延长的,由高级人民法院批准,高级人民法院审理第一审案件需要延长的,由最高人民法院批准。
第八十八条 人民法院审理上诉案件,应当在收到上诉状之日起三个月内作出终审判决。有特殊情况需要延长的,由高级人民法院批准,高级人民法院审理上诉案件需要延长的,由最高人民法院批准。
第八十九条
人民法院审理上诉案件,按照下列情形,分别处理:
(一)原判决、裁定认定事实清楚,适用法律、法规正确的,判决或者裁定驳回上诉,维持原判决、裁定;
(二)原判决、裁定认定事实错误或者适用法律、法规错误的,依法改判、撤销或者变更;
……
★《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》
第二十八条
人民法院审理商标授权确权行政案件的过程中,国家知识产权局对诉争商标予以驳回、不予核准注册或者予以无效宣告的事由不复存在的,人民法院可以依据新的事实撤销国家知识产权局相关裁决,并判令其根据变更后的事实重新作出裁决。