2023-04-07 09:22:29
近日，笔者看到两份商标转让申请补正通知书，该补正理由不算常见但也应该不少见。该理由笔者是觉得在未提交商标注册申请前的商标设计阶段就应可避免。故我们来谈谈到底是何补正理由，可在商标设计阶段防患于未然。
基本情况
2018年3月，商标注册人甲公司在某类商品上申请注册了“BM+A CO.,LTD”商标（简称1号商标），“BM”为该商标的显著识别部分，而“A CO.,LTD”为非显著识别部分，系该商标注册人甲公司的英文名称，该商标在2019年2月被核准注册。
在此之前，甲公司早在同一类别的类似商品上持有与1号商标构成近似商标的“BM”注册商标（简称2号商标），该商标主要是由显著文字“BM”构成，并未含有公司英文名称“A CO.,LTD”。
2022年12月，甲公司向国家知识产权局提交了上述两件商标的转让申请，申请将上述商标均转让给受让人-自然人李四。该两份转让申请经国家知识产权局审查，认为需要作以下补正：
1、1号商标的补正理由为：因1号商标包含有公司英文名称，与实际受让人名义不一致，请补充提交该商标不会致相关消费者发生混淆误认的使用证据材料。
（1号商标转让补正通知书截图）
2、2号商标的补正理由为：因第XX号商标（即本文1号商标）包含有公司英文名称，与实际受让人名义不一致，请补充提交该商标不会致相关消费者发生混淆误认的使用证据材料。
（2号商标转让补正通知书截图）
简要分析
1、1号商标的补正理由可理解为，假设该商标核准转让至受让人李四名下（经搜索，李四是甲公司的股东），因该商标包含有甲公司的英文名称“A CO.,LTD”，故后续在市场上使用就可能会使消费者对商品来源产生混淆误认。即消费者在识别该商标时，会可能因该商标含有甲公司的英文名称，会认为该商标还是来源于甲公司的，就不会将商品来源指向李四了。所以该转让申请应该是构成了《商标法》第四十二条第三款所指的“对容易导致混淆或者有其他不良影响的转让”之情形。
2、2号商标是因为与1号商标系同一注册人甲公司所持有的使用在同一种或类似商品上的近似商标，故以《商标法》第四十二条第二款“商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让”来看，若1号商标不能克服补正理由未能核准转让，那与之构成近似商标的2号商标当然也不会转让成功。也就是说，2号商标的转让已被1号商标的存在挡住了。
综合以上情况，我们来一一分析，笔者认为，上述转让申请除了提供使用证据证明不会使消费者产生混淆误认进行补正外，我们或许可从另一条路来走，此路可能畅通，但是需要花费的时间会较长。
第一，因为1号商标与2号商标的显著文字相同是属于近似商标的，那为了不影响2号商标的转让，那当下可尽快对1号商标提出商标注销申请，同时在法定期限内对2号商标作出补正，说明1号商标目前已在办理注销中，若1号商标注销即权利状态无效后，那其就不会影响2号商标的转让。接着，待2号商标被核准转让至受让人李四后，李四可在同一种或类似商品上提交与1号商标的商标样式（删除公司英文名称“A CO.,LTD”）相同的商标注册申请（简称3号商标）。若3号商标被核准注册，那从结果来看，受让人李四算是成功持有这枚1号商标（删除了公司英文名称“A CO.,LTD”的）了。不过，此方式需要耐心等待，自提交商标注册申请到核准注册预计最快6个月时间，且存在一定风险，不能百分百保证注册成功。
第二，假设甲公司未持有2号商标也就是该商标未一并办理转让的话，那我们就只针对1号商标的补正来展开谈谈。当下，建议甲公司尽快再提交一份不含有公司英文名称的“BM”商标（简称4号商标）的注册申请，待该商标核准注册后，将之前含有“公司英文名称”的1号商标办理注销，同时将新的4号商标转让至李四。4号商标未含有公司英文名称，所以该份转让申请应该不会出现上述需补正的理由了，那应该是不会遇上“路障”可顺利转让成功。不过，该方式同样存在风险，不能百分百保证4号商标能注册成功，且需要花费时间等待商标注册申请审查。
商标对比图
注：该商标名称“BM”只是代称，并非是实际的商标名称
一点建议
到此，我们已经谈了上述商标带有公司名称的转让申请如何能够实现转让成功的方式，那现在我们来浅谈下为何甲公司在进行商标设计时，要加上公司英文名称呢。笔者是这么猜测的，甲公司在商标样式上加上公司英文名称的设计，应该是为了更加直观让消费者在认读该商标时，就可以将该商标的商品来源直接指向自己，方便消费者记忆。如果甲公司后续不会将商标进行转让，商标权利人一直都是自己（与商标中的公司英文名称一致），那此举并无大碍。
所以，笔者建议，各位商标申请人在进行商标设计时，要慎重考虑在商标名称中加一些后续可能会导致混淆误认情况出现的要素。比方说，商标名称中不需要加公司中英文名称，商标经过您日积月累的大量宣传使用并具有一定知名度后，消费者自然就可将商品来源直接指向权利人，并不需要借助商标中含有公司中英文名称才可准确识别来源。笔者觉得，独创显著性强且外观简洁的商标会更加容易使公众识别并记忆，商标在设计阶段中加了太多不必要的构成要素，在日后反而可能会成为“画蛇添足”。
回到标题，商标名称带有商标权利人的“公司名称”，办理商标转让至与“公司名称”不符的受让人，到底行不行？只能说，个案不同，具体情况需具体分析，但就从本案来看，该类转让“寸步难行”！
相关法律
《中华人民共和国商标法》
第四十二条第二款：转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让。
第四十二条第三款：对容易导致混淆或者有其他不良影响的转让，商标局不予核准，书面通知申请人并说明理由。
